Contrato de Know How

CONTRATO DE KNOW HOW

1. ANTECEDENTES

La figura jurídica del know How nace en el sistema jurídico del Common law, estableciendo sus primeros esbozos en el derecho angloamericano a partir de su incursión en el lenguaje colonial entre los años de 19432, considerando otro sector de la doctrina su aparición en el año de 1868, en el precedente jurisprudencial “ Peabody vs. Nolfolk” lo que implico una serie de pronunciamientos a nivel jurisprudencial, elaborados por los tribunales estadounidenses, considerando un gran desarrollo en sede federal ello hasta el año de 1964, ya que posteriormente hasta el año de 1970 se cuestionaba su validez y situación jurídica del know how frente al derecho de patentes.

Por otro lado, un sector de la doctrina indica que el know how surge después de la Segunda Guerra Mundial3, a raíz de que, a partir de ese momento la tecnología sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio público. Las características de éste tipo de conocimientos, como por ejemplo su fugacidad, determina desde su aparición que no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; considerándose por ende, su rápida expansión4 a países como

Inglaterra5 y Alemania; siendo éste último país el que desarrollo su análisis y tratamiento legal sobre las bases de la ley contra la competencia desleal, en mérito de la insuficiente protección legal existente. Es así, que en Alemania posteriormente, al significativo pronunciamiento del grupo alemán de la Cámara Internacional de Comercio en las sesiones del 27 y 28 de mayo de 1958, que se refleja la concepción jurídica alemana, en la cual se específico que corresponde al concepto de Know How, la definición elegida en el Artículo 21 de la GWB( Ley contra restricciones a la Competencia) , en la que se enmarca referencia a inventos y secretos de explotación, entendidos estos últimos como no sólo dibujos, recetas y demás apuntes similares, sino también las experiencias propias de la fabricación de toda índole, así como los conocimientos y las experiencias comerciales”. 6

La evolución operada durante el período de la posguerra, demostró la insuficiencia de aquellos mecanismos legislativos vigentes, quedando obsoleto frente a los nuevos avances el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, en cual no existía un marco de protección referido a know how.

Se debe considerar por ende que a consideración de la investigación propuesta, el término know how debe su desarrollo y auge a la jurisprudencia estadounidense que claramente ha sentado las bases de su tratamiento con el devenir de los años, considerando que a la fecha el precedente jurisprudencial “Painton Ltd. Vs. Bourns Inc” representa la posición actual de la doctrina estadounidense referida al tratamiento del know how, que en resumen señalan la aplicación de reglas ajenas al derecho de patentes, dando validez a los contratos de know how o de conocimientos técnicos como se denomina en dicho país. Asimismo, la evolución operada referida al know how incursiona en las sentencias emitidas por los Tribunales Alemanes, una del Tribunal de Tokio8 , y

Así podemos determinar que el know how, ha sido y muchas veces viene siendo ligado a una serie de figuras e instituciones jurídicas, como por ejemplo el derecho de patentes, considerando que dicha confusión y relación interdependiente fue esbozada en el tratamiento primigenio al know how en determinados antecedentes jurisprudenciales estadounidenses, cabe precisar sin embargo, que el tratamiento de patentes a nivel legal y jurisprudencial nunca marco un hito fundamental en el tratamiento del know how, ya que de acuerdo al marco legislativo su existencia era imprevista y considerada contraria al ordenamiento jurídico.

Posteriormente, y como bien señala Benavente Chorres11, el know how es desarrollado sobre el marco de tres etapas: una primera etapa en la que se reconoce su tratamiento directamente vinculado a los contratos de licencia de patente, una segunda etapa , por la cual se reconoce su autonomía e importancia y una tercera etapa , en la cual se determina su autonomía y la necesidad de interrelacionarse con otras figuras jurídicas contractuales, como por ejemplo : la franquicia, siendo un claro ejemplo de interrelación el empleo realizado por COCA COLA COMPANY, KFC y la INTERNATIONAL DAIRY QUEEN, desde el año de 1886, fecha desde la cual su fórmula de producción de la bebida gasificada es considerada uno de los más resguardados secretos empresariales que a la fecha existen en el mercado mundial. Entre una serie de contrataciones, conexas a este tratamiento podemos identificar al contrato de engineering, el contrato de transferencia de tecnología, etc, contratos en cuyo contenido se puede apreciar un tratamiento paralelo al tratamiento del know how.

En el marco nacional, el know how, es regulado en el ámbito de la primera regulación referida a propiedad industrial es decir, con el Decreto Supremo

Nº 001 – 71 – IC/DS del año de 1971 que lo denominó “procedimientos tecnológicos”. En el año de 1992, entró en vigencia la Ley General de

Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley Nº 26017, que regula los distintos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial y que los denominó “ secretos de producción”, y que reguló el tema de una manera mucho más estricta de tal forma que excluyó al know how de carácter comercial, considerando el mismo uno de los tipos o clasificaciones inmersas en el tratamiento del know how, “el secreto empresarial o know how debe ser entendido de una forma que englobe no sólo a los métodos, técnicas o procesos de producción, sino también a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de un servicio”13.

Posteriormente el 24 de Abril de 1996, se publica el Decreto Legislativo Nº 823, “ Ley de Propiedad Industrial”, cuya finalidad es unificar en un solo cuerpo normativo tanto la norma andina como la ley nacional e incorporar los estándares internacionales para la protección de los derechos de la propiedad industrial, dicha norma en el título I , Artículo 3, señala como elementos constitutivos de la Propiedad Industrial al secreto industrial, lo que para efectos de la presente investigación será denominado secreto empresarial; así también concede el Título VIII de su cuerpo normativo a la regulación del mismo.

Si bien, la dación del Decreto Legislativo 823 era unificar el tratamiento normativo comunitario y nacional en un mismo cuerpo legal, este se refería a la Decisión 344, la que ya ha sido desplazada por la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos que fue dado en la ciudad de Lima, Perú el 14 de Septiembre del año 2000, y que entró en vigencia el 1 de Diciembre del 2000 según el Artículo 274 de las Disposiciones Finales de la misma. El tratamiento que se otorga al secreto empresarial en la norma comunitaria esta referido a los Artículos 260 al 266 del Titulo XVI denominado “De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad

Industrial” y varía considerablemente en el marco del actual tratamiento comunitario como veremos más adelante en el capítulo respectivo.

Para fines de la presente investigación, el know how será analizado desde una perspectiva contractual, teniendo en cuenta que es una institución jurídica interdisciplinaria regulada en nuestro país desde el marco de un tratamiento que pretende aplicar muchas veces reglas referidas a la propiedad industrial y el marco de la contratación civil moderna.

2. DEFINICION DE KNOW HOW

El BIRPI ( Reunión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual) describe al know how como la antítesis al derecho de patente, por otro lado la Ley de la OMPI ( Organización mundial De la propiedad Intelectual), caracteriza a know how como el conjunto de conocimientos técnicos, datos, informaciones utilizados en la industria, sin embargo consideramos mucho más acertada la definición contenida en el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología1 (el “Nuevo

RECATT”)20, por el que se refiere al know how, como una información técnica sustancial, en virtud del valor competitivo y utilidad para la empresa, es decir, es sustancial si mejora la posición del beneficiario permitiéndole entrar en un nuevo mercado o dándole una ventaja sobre los competidores porque carecen de los conocimientos técnicos en cuestión, considerando a su vez que el know how se refiere a aquélla información técnica no patentada.

Italia, define sólo el término know how en la Legge N° 129, del 6 de Mayo del 2004, referida a la “Norme per la disciplina dell¨affiliazione comérciale” publicata nella Gazzetta Ufficciale N° 120 del 24 maggio 2004, referida al contrato di affiliazzione commerciale (Franchising), entendiendo como

know how “un patrimonio de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia y de pruebas adquiridas por el afiliante, patrimonio que es secreto, sustancial e individualizado.

La Legislación Española procede a la regulación del tema en el Decreto 1.750/87 del 18 de diciembre, que regula la Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica, la cual esboza en el artículo 1.a) una alusión indirecta al know how como “conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”.

México, por otra parte, define y abarca la

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