CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW-HOW TITULADO

CONTRATO DE LICENCIA DEL KNOW-HOW TITULADO “………”

En Madrid, a .. de ............ 2009

REUNIDOS

De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante UPM), con sede en Madrid, c/ Ramiro de Maeztu, 7, y en su nombre y representación D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la citada Universidad, en virtud de la delegación de competencias otorgada por el Sr. Rector Magnífico de la UPM, con fecha 23 de abril de 2008.

De otra parte ............................ (en adelante ...................) con C.I.F. ......................, con sede en .................., calle ................. que fue constituida ante Notario de ........... D. ............... el ...... de .............. de ........., inscrita en el Registro Mercantil de ...................... el ....... de ............. de......., y en su nombre y representación D. .............. .............. actuando en calidad de .......................... con D.N.I. ..................... , de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de ............... D. ..................... en fecha ..... de ......... de ......

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto,

EXPONEN

1. Que a tenor del artículo 20.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, (BOE del 26), de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, “Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (actual artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de Universidades”.

En consecuencia y, en aplicación de lo anterior, corresponde a la Universidad la titularidad del conocimiento (Know-how) generado por sus funcionarios y del derecho a solicitar y obtener el correspondiente título de propiedad industrial, como es la patente.

2. Que, en concreto, la UPM, es titular del Know-how “………” desarrollado por … , cuya descripción se adjunta en el Anexo 1.

3. Que LA EMPRESA está interesada en la utilización de dicho Know-how con el propósito de proceder a (PONER LO QUE PROCEDA: la solicitud de las correspondientes patentes, la comercialización de un programa de ordenador que incorpore dicho know-how ……………..).

Y, en consecuencia, acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del contrato

El objeto del contrato es regular la licencia por la UPM a favor de LA EMPRESA del Know-how referido en el exponendo primero.

En el presente contrato no se incluyen conocimientos ni servicios adicionales al contenido el citado Know-how. De estar LA EMPRESA interesada en ellos, serían objeto de un contrato específico.

SEGUNDA.- Alcance de la licencia

La UPM no podrá ceder a terceros el know-how objeto de licencia durante la duración del presente contrato.

La UPM se reserva la facultad de empleo del citado know-how, exclusivamente para los fines de su propia docencia e investigación.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula tercera del presente contrato.

TERCERA.- Derecho a patentar

Si por interés de LA EMPRESA se acordara la solicitud de la correspondiente patente a que pudiera dar lugar el know-how objeto del presente contrato, se hará en cuantos registros estime pertinente para su mejor protección a nombre de la UPM, correspondiendo a la empresa la licencia exclusiva de los derechos de explotación de la patente. Las gestiones en este sentido serán efectuadas por la UPM, y LA EMPRESA correrá con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento. Sin asumir la UPM responsabilidad de ningún tipo, en el supuesto de que no se llegase a obtener la correspondiente patente.

En aquellos países en los que LA EMPRESA no tenga interés en el registro de la patente a que pudiera dar lugar el know-how objeto del presente contrato, la UPM podrá efectuar los registros que tenga por conveniente, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los países que abarquen dichos registros. Se entenderá que LA EMPRESA carece de interés en el registro internacional de la patente, cuando haya transcurrido … desde que la UPM le hubiese instado en tal sentido, sin que LA EMPRESA haya manifestado expresamente su interés.

En este caso, la UPM deberá hacer frente a todos los gastos de solicitud, tramitación, registro y mantenimiento que ello conlleve, si bien LA EMPRESA podrá acceder a una licencia exclusiva para cada país que desee, en un plazo de un año desde que la UPM le comunique la existencia de las correspondientes solicitudes.

CUARTA.- Confidencialidad

La UPM se obliga a guardar el know-how objeto del presente contrato como secreto y confidencial, sin cederlo ni revelarlo a cualquier tercero, hasta que se solicite una patente u otro derecho de protección exclusiva.

QUINTA.- Licencia de explotación a favor de LA EMPRESA

Corresponderá a LA EMPRESA la licencia exclusiva de los derechos de explotación del know-how y de la patente a que pudiera dar lugar el know-how objeto del presente contrato.

La licencia se entenderá otorgada desde el momento de publicación de la patente, y tendrá una duración de 20 años desde la solicitud de la correspondiente patente.

LA EMPRESA se compromete a explotar el know-how y la patente en un período razonable desde la licencia de la misma, nunca superior a un año. En caso de no cumplirse éste compromiso, la licencia de explotación para LA EMPRESA quedará anulada, pudiendo la UPM conceder dicha licencia a un tercero.

SEXTA.- Importe y condiciones de pago

Como contraprestación de las prestaciones establecidas en el presente contrato, ...................

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