El Contrato De Know How

CONTRATO DE KNOW HOW

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la propiedad industrial en las empresas ha cobrado una gran importancia, al punto que el valor de los activos de muchas empresas radica justamente en sus elementos de propiedad industrial, como marcas, patentes, diseños industriales,etc.Dentro de este campo de la propiedad industrial, suelen celebrarse diversas operaciones destinadas a la explotaciónde dicha propiedad, tales comocontratos de cesión, transferencia, licencia, entre otros, los cuales permitendifundir y expandir la presencia deuna empresa en el mercado. El objeto del presente informe es exponerelcontenido y las característicasdel contrato de licencia de knowhow,como herramienta para la explotacióndeconocimientos industriales quepermitan desarrollar una determinadaactividad comercial.

2. DEFINICIÓN

Antes de desarrollar las característicasdel contrato de licencia de knowhow,es necesario que entendamos con claridad cuáles son los elementos de propiedad industrial que están contenidos en esta definición de knowhow.

2.1. CONCEPTO DE KNOW HOW

Podemos entender al knowhowcomo el conjunto de conocimientosobtenidos por una empresa y querepresentan la manera, método oprocedimiento para llevar a cabosus procesos de producción, de comercialización,de organización o decualquier otra índole, que impliqueun secreto industrial para la empresa.Debe tenerse en cuenta que estamoshablando de conocimientos que noestán protegidos por una patente y deaquellos que no serían susceptibles deser patentados, pues de lo contrario,estaríamos ante un contrato de licenciao transferencia de patente.El knowhowes un conocimiento oconjunto de conocimientos que configuranun secreto industrial de la empresalicenciante, de tal manera que noconstituyen conocimientos susceptiblesde ser patentados, pues no reúnen lascondiciones para ser un conocimientopatentable o, aun si fuera así, el interésde la empresa es no patentarlos paramantenerlos en secreto.

3. OBJETO DEL KNOW HOW

El objeto del knowhow es el conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.

4. MARCO LEGAL

El contrato de licencia de knowhowes uno de naturaleza atípica, es decir, que no cuenta con regulación específica en nuestra legislación. Sin embargo, le son de aplicación las disposiciones contenidas en el Código Civil en materia de acto jurídico, obligaciones y la parte general de contratos. Asimismo, al tratarse de un contrato por el que se explotan conocimientoso tecnologías, debemos tomar enconsideración las disposiciones de laDecisión Nº 291 de la ComunidadAndina.

5. CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW

Cuando hablamos de una licencia,nos referimos a la autorización oconcesión que efectúa el titular de unelemento de propiedad industrial, eneste caso el knowhow, para que untercero lo explote en sus actividadescomerciales.Como hemos dicho, este knowhowpuede consistir en conocimientos sobrela forma de fabricar un producto,el mecanismo de comercialización, laorganización de la empresa u otros, que permitan obtener un mejor desempeñoen las actividades del tercerolicenciatario.La naturaleza de esta licencia es simplementela de una cesión para el usode esos conocimientos, normalmente,durante un período y sin transferirla titularidad de los conocimientoslicenciados.Ciertamente, es difícil llevar un controlsobre la prohibición del licenciatario decontinuar utilizando los conocimientoslicenciados después de vencido el plazo del contrato, pero existen mecanismos que si bien no pueden impedir que esto suceda, generan la obligación a cargo del licenciatario de indemnizar al licenciante. A continuación, veremos en detalle los elementos que se presentan en el contrato de licencia de knowhow.

6. SUJETOS INTERVINIENTES

En la licencia de knowhowintervienen los siguientes sujetos:

6.1. EL LICENCIANTE

Es el titular de los conocimientos que serán materia de la licencia. Como ya lo hemos dicho, esta persona otorgará al licenciatario el derecho a utilizar los conocimientos en su actividad empresarial.

6.2. EL LICENCIATARIO

Es la persona a favor de quien se otorga la licencia, de tal manera que podrá utilizar los conocimientos licenciados en el desarrollo de su actividad comercial y que, normalmente, está obligado al pago de una retribución por la licencia otorgada

7. FORMALIDAD

Aunque el contrato de licencia de knowhowes uno atípico y, por lo tanto, no existe una formalidad prescrita por la ley, debe tenerse en cuenta que según el artículo 12º de la Decisión Nº 291 de la Comunidad Andina, si el licenciante fuera extranjero, el contrato deberá celebrarse por escrito y registrarse ante el organismo nacional competente en materia de inversión y tecnología extranjera. Sin embargo, es recomendable que en cualquier caso, estos contratos de licencia consten por escrito debidoa que ello permite demostrar suexistencia y contenido y que dicho documento sea de fecha cierta.

8. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

Principalmente, las obligaciones dellicenciante son las siguientes:

• Entregar o transmitir el knowhowolos conocimientos al licenciatario.Claro está que en aquellos casos enlos que esta transferencia requiera dela entrega de soportes materiales de información, como disquetes, discoscompactos, documentos impresos uotros, la obligación del licenciantecomprenderá la entrega de esossoportes.

Asimismo, si el manejo de esta informaciónrequiere de capacitaciones y de la preparación al licenciatario o supersonal, es común que esta prestaciónforme parte de las obligacionesdel licenciante.

• Es común, aunque no indispensable,que el licenciante se obligue a no otorgarlicencias a terceros, por lo menosno a terceros que puedan competircon el licenciatario en el mismo mercado.Esto quiere decir que el licenciantese obligue a darle exclusividadal licenciatario para el mercado queéste cubre, detal manera que sea el único en explotar los conocimientoslicenciados. Pero como hemos dicho, esto puede no ser así, según lo acuerdenlas partes en el contrato.

• Existen otras obligaciones a las quepude someterse el licenciante, talescomo la confidencialidad, el aseguramientode volúmenes de venta, etc. Pero que no son indispensables

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