Principales aspectos de la negociacion tecnologica

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NEGOCIACIÓN TECNOLÓGICA

Los contratos de licencia suelen comenzar con un preámbulo, elemento que es de una gran utilidad en caso de conflicto. El preámbulo ayuda a determinar la verdadera intención y espíritu que ha guiado a cada una de las partes al concurrir la celebración del contrato. Para ello es importante especificar la finalidad que cada parte ha tenido en cuenta para la celebración del acto. Se expresará así el tipo de conocimiento tecnológico que el licenciante posee y las necesidades que el licenciatario espera satisfacer con ellos.

Seguidamente, los contratos contienen las definiciones que una serie de términos que serán empleados a lo largo de toda su redacción habitual. Estas definiciones tienen por finalidad evitar cualquier dificultad en la verdadera interpretación de cada uno de los términos, tanto legales como técnicos, que se emplean en el contrato.

El objeto del contrato es su parte esencial. Indica sobre que propiedad intelectual recae la licencia; si se trata de patente, de know-how o de ambos. Se incluirán además aspectos secundarios, como puede ser la asistencia técnica, entrenamiento de personal, provisión de materias primas, marcas comerciales, sistemas administrativos y de control.

Cuando se trata de un contrato de licencia sobre una patente, se hará constar si esta incluye el know-how asociado. Si el contrato incluye una licencia de know-how, el licenciatario procura que el conocimiento que se le esta autorizando a utilizar sea debidamente descrito en el contrato mismo o en sus anexos. En algunas ocasiones la celebración de contratos de preparación, como el secrecy agreement, mediante el cual se da a conocer al futuro licenciatario el contenido temático de la información que posteriormente podrá adquirir, bajo reserva de confidencialidad, puede ser especialmente útil.

La licencia indicará el territorio geográfico en el cual el licenciatario puede hacer uso de ella; se dejará constancia del lugar de fabricación y de comercialización de los productos obtenidos si estos lugares fueren distintos.

La naturaleza de la licencia deberá también constar en el convenio; se indicará si es o no exclusiva. Si es exclusiva, deberá indicar claramente los países dentro de los cuales el licenciatario gozará de estas exclusividad. El significado de la exclusividad normalmente se define, para evitar así problemas de interpretación.

El pago de una suma de dinero al licenciante es una de las materias más arduas de convenir en la negociación. Este pago se hace normalmente en moneda extranjera y es usual que este expresado como un porcentaje periódico sobre las ventas que efectúe el licenciante. Este pago porcentual y periódico recibe el nombre de regalía o royalty, el que difiere de otros tipos de pagos como la suma alzada (lump sum) o el pago básico al momento de celebrar el contrato (dow payment). La regalía también puede estar expresada en una cantidad fija por unidad vendida.

Algunos países han fijado porcentajes máximos para los royalties con relación a las ventas del producto fabricado con la tecnología licenciada, como es el caso de Corea, entre un 3 y 8%, Brasil hasta 5%, India entre un 1 y 5%.

Respecto a la regalía, deberá expresarse con detalle la base de cálculo. Normalmente se excluye el impuesto a la venta y se deducen las devoluciones de mercaderías. Debe considerarse el descuento de precios que el licenciatario otorgue a sus clientes, como política de marketing o bien por ventas mayoristas. Los porcentajes que normalmente se estipulan, son entre 2% y 5 % sobre las ventas, estos porcentajes son también normalmente netos; es decir, después de deducidos los impuestos a la renta que los afectan en el país del licenciatario.

Una materia que siempre es muy discutible es aquella relativa a la propiedad de las mejoras a la tecnología que pueda introducir el licenciatario a la tecnología licenciada. En tales casos, y con el objeto de mantener un adecuado control de la tecnología, se puedan pactar cláusulas de promesa de compraventa o el otorgamiento de licencias gratuitas exclusivas, mientras dure el contrato.

Es de gran conveniencia para el licenciatario que el licenciante otorgue garantías respecto de los resultados que se alcanzan con la tecnología licenciada; esto es, que sirva para lo que el licenciante declaró en preámbulo.

Otro de los aspectos que debiera quedar claramente establecido en el contrato, es el que se refiere a la obligación de mantener vigente los derechos de propiedad industrial licenciados, mediante el pago oportuno de las anualidades cuanto se trate de patentes y marcas comerciales.

Cuando el licenciatario queda facultado para otorgar sublicencia, al licenciante normalmente le corresponde una parte de la remuneración que el primero percibirá. Habitualmente esta retribución es del orden del 25% de lo que el licenciatario percibe por la sublicencia, costo que es muy similar al que se cobra en cualquier intermediación de compra de tecnología.

Algunos contratos ligan la licencia con la compra obligada de determinadas materias primas o productos intermedios, cláusula que es considerada como restrictiva por la mayoría de las legislaciones. No obstante, hay casos en que por falta de alternativas de proveedores o por exigencias de estándares de calidad, el licenciatario debe recurrir necesariamente al licenciante para adquirir estos productos.

La duración del contrato es otro de los problemas importantes que el licenciatario debe tener muy en claro en la negociación, con el objeto de que pueda recuperar sus costos en un período de tiempo dado. Existen legislaciones que fijan una duración a los contratos de licencias y también establecen algunas restricciones para su renovación.

Es conveniente que las partes convengan las condiciones que podrían llevar al termino anticipado del contrato. Normalmente el licenciante queda facultado para hacerlo en caso de quiebra o insolvencia del licenciatario, cambios en la escritura societaria, conmoción interna en el país del licenciatario, expropiación de la empresa de este último y causas

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