Parcial 2 de DPIN UBP.

2° PARCIAL DPIN

Situación problemática 1

Luego de analizar detenidamente la  Sentencia dictada por la Excma. Cámara  Nacional Civil y Comercial Federal,  sala 3ª  en autos:   "Gador S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" responda al  siguiente cuestionario:

Tribunal: Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, sala 3ª

Autos: Gador S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, septiembre 14 de 2000.

Considerando: 1. A fs. 257/63 Gador S.A. amplió su demanda originaria de fs. 24/43 vta., impetrando la nulidad de la solicitud -en trámite- de la patente P96 01 01876 presentada por Eli Lilly and Company, sobre cuya base el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le concedió a ésta el derecho exclusivo de comercialización del producto farmacéutico denominado genéricamente "Olanzapina" mediante la resolución D-178/1998 (destácase aquí que la invalidez de ésta fue objeto de la demanda inicialmente promovida por la primera). Adujo, como fundamento de la mencionada acción la improcedencia de la patentabilidad solicitada por carecer de novedad y altura inventiva, para lo cual reprodujo, asimismo, las argumentaciones vertidas en la presentación efectuada en sede administrativa, de conformidad con lo establecido por el art. 28 ley 24481. Al progreso de la nueva acción, Eli Lilly and Company opuso las defensas de incompetencia, litispendencia, falta de legitimación activa y defecto legal (estas dos últimas con fundamento en no haberse agotado la instancia administrativa en la que la actora intervino en los términos del art. 28 ley 24481, t.o. decreto 260/1996 ), por cuanto ello -sostuvo- implicaría hacer cesar el trámite administrativo de la solicitud de la patente en cuestión y, por lo tanto, demorar el otorgamiento de la protección hasta que se dicte el pronunciamiento judicial en la presente causa. Interpuso, asimismo, la defensa de falta de legitimación manifiesta para obrar del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la acción anulatoria deducida en la presentación inicial de fs. 24/43 vta. respecto de la resolución D-178/1998 para el supuesto de que, de prosperar aquellas excepciones, se le quite la calidad de codemandada que le fuera otorgada por el a quo en la providencia de fs. 341, en virtud de la articulación de la demanda ampliatoria referida (conf. escrito de fs. 370/80 vta.). En la resolución de fs. 614/17, el juez de la anterior instancia desestimó las defensas opuestas, en tanto tenían como planteo común la inviabilidad de la acción ampliatoria intentada en el sub lite, ordenando tramitar esta nueva acción en tanto, declaró, no interfiere el proceso administrativo pendiente de la solicitud de patente P96 01 01876. Empero, postergó la decisión del litigio hasta tanto sea resuelta la petición por la administración. Contra este pronunciamiento se alzó la demandada, pues, a su entender, lo decidido importa el mantenimiento de dos trámites paralelos enderezados al mismo objeto; esto es, la patentabilidad del invento en cuestión con la consiguiente prolongación en el tiempo de la concesión respectiva por la autoridad de aplicación. Desde otra óptica, cuestionó también el fallo en crisis por haber omitido el tratamiento de la excepción deducida respecto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la acción deducida originariamente (conf. fs. 622/31 vta.).

2. Establecido lo que antecede, interesa señalar que la ley 24481 (t.o. decreto 260/1996) prevé, además del examen preliminar de la documentación por parte de la Administración Nacional de Patentes y la posibilidad de que ésta requiera precisiones o aclaraciones o que se subsanen omisiones (art. 24 ), la realización de un análisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el tít. II cap. I ley 24481 (art. 27). Dicha ley admite, asimismo, la participación de terceros -que no estaba prevista en la anterior 111, con el objeto de que puedan formular observaciones a la solicitud y agregar pruebas documentales (art. 28). Se advierte entonces que el contralor se ha incrementado de tal modo que aun cuando el examinador pueda incurrir en errores y aconsejar el otorgamiento de la patente, la eventual presencia de terceros permite un estudio más acabado. Sin embargo, como el trámite no excluye la posibilidad del otorgamiento de una protección que no reúna los requisitos legales, los interesados están facultados para plantear la nulidad prevista en el art. 59 ley 24481 para el caso de que la patente sea concedida.

3. Ahora bien, débese tener presente que la especialidad del trámite impuesto y la naturaleza de la actuación del órgano administrativo en las solicitudes de patentes importan el ejercicio de atribuciones propias regladas por la ley que pueden ser revisadas judicialmente en la hipótesis aprehendida por el citado art. 59 ley 24481, según lo anteriormente expuesto, para lo cual se requiere obviamente que haya concluido el proceso administrativo. En efecto, repárese, por un lado, en que dicha instancia es obligatoria -es decir, no optativa- y ha sido instituida teniendo en cuenta la especial versación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para evaluar la procedencia de un patentamiento. Por tal razón, a los jueces sólo les compete la revisión de la legalidad de los actos administrativos emitidos o existentes, es decir, de su adecuación a los preceptos legales; de lo contrario, se admitiría que ellos sustituyan al ente administrativo, dictando una resolución -como la que decide la concesión o no de la patente- que es propia de éste. Se impone, pues, el agotamiento de esa instancia administrativa que no puede ser soslayada. Y si se tiene presente que la noción esencial de "jurisdicción administrativa primaria" por correlación con el agotamiento previo de las vías administrativas, únicamente se aplica cuando el reclamo, que originariamente es cognoscible por los tribunales, ha sido atribuido por el legislador -de manera excepcional- al conocimiento primario de organismos administrativos (conf. Guastavino, E. P., "Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial", Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, serie II - Obras, n. 9, t. I, 1987, ps. 250/51), es claro que la decisión acerca de la viabilidad de la solicitud de una patente escapa a la regla de la competencia o incumbencia primaria administrativa, en tanto ésta -con arreglo a lo establecido por los arts. 12 a 36 ley 24481-, es exclusiva del ente (conf. Mairal, H. A., "Control judicial de la Administración Pública", vol. II, 1984, p. 716, n. 405); por cuanto, más allá de las críticas que nuestro sistema legal ha suscitado, el examen previo de la patentabilidad de los inventos ha sido sustraído al conocimiento de los jueces. En función de lo expuesto y atendiendo al principio en virtud del cual no corresponde accionar de manera directa y simultánea a los mismos efectos, admitir la inteligencia propuesta por el juzgador importaría, en definitiva, sustituir la autoridad administrativa por la judicial en el examen de la viabilidad de la patente y no la revisión del acto de concesión. En tales condiciones, resulta evidente la actual improponibilidad de la pretensión ampliatoria deducida en los presentes autos respecto de la nulidad de la solicitud de la patente en cuestión en tanto no se ha alegado demora de la administración que la torne procedente. Por lo demás, esta conclusión no perjudica el derecho del demandante si se pondera que el acto de concesión de la patente puede ser rectificado por vía de la acción de nulidad que contempla el art. 59 ley 24481. Tampoco se modifica por el hecho de que el a quo haya diferido el pronunciamiento judicial hasta tanto sea resuelta la concesión de la patente en sede administrativa. En efecto, repárese en que el pronunciamiento postergado por el a quo resultaría a la postre inoficioso si la patente es denegada por la autoridad de aplicación, con lo que va dicho que -en esa hipótesis- la tramitación admitida también resultaría inútil con el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional. Asimismo, para el supuesto de que sea concedida la patente tampoco se podría excluir la eventual promoción de la acción de nulidad a la que se hizo referencia, desde que, en todo caso, sería improcedente el dictado de aquel pronunciamiento por abordar cuestiones que están reservadas al conocimiento de la administración.

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